כללים לאסטרטגיה מנצחת של קניין רוחני

כללים לאסטרטגיה מנצחת של קניין רוחני

מתי להגן על המצאה והיכן? על אילו נכסי קניין רוחני כדי להגן ובאילו אמצעים? כל הכללים לאסטרטגיית קניין רוחני מנצחת

מאת: עו"ד אורן רכס
טכנולוגיה והייטק פטנטTM

אסטרטגיית קניין רוחני מנצחת צריכה להתבסס על הנקודות הבאות: מה מטרת הפורטפוליו של הקניין הרוחני , על מה צריך להגן, מתי (מבחינת זמן) צריך להגן, מהו סוג הקניין הרוחני המתאים, היכן (גיאוגרפית) צריך להגן ומה מבנה הבעלות הרצוי.

האסטרטגיה המנצחת צריכה להיעשות על ידי גורמי הפיתוח, גורמי השיווק, הכספים והנהלת החברה. לגבי פטנטים – חברות גדולות נוהגות לקיים וועדות פטנטים בהן נבחנים היתרונות הטכנולוגיים של אמצאה, התועלת הכלכלית של האמצאה, הסיכוי שמתחרים ישתמשו באמצאה והסיכוי לגלות שמתחרה אכן משתמש באמצאה. בחברות קטנות נהוג, לפחות כצעד ראשוני, לשבת עם הממציאים הבולטים בחברה על מנת ללקט אמצאות ולאחר מכן לדון בהנהלת החברה כיצד לנהוג באמצאות.

הקיפוד נפוץ מהנמר

מרבית העסקים נוקטים בגישת הקיפוד, לפיה רישום קניין הרוחני נועד להרתיע גורמים אחרים מלתבוע אותם. במקרים מועטים יחסית עסקים ינקטו בגישת הנמר ויתבעו אחרים בגין השימוש בקניין הרוחני. תביעות יכולות לחשוף את התובע לתביעות נגדיות ולכן קל יותר לתבוע מתחרה היכן שהעסק אינו "דורך" על קניין רוחני של המתחרה. בנוסף, קנין רוחני משמש כאחד מנכסי העסק, כ"תעודת רצינות" בפני המשקיעים, כבסיס לעסקאות רישוי צולבות ולמטרות מסחריות אחרות.

גאווה מקצועית כמכשול

צריך להחליט מהם נכסי הקניין הרוחני שיעניקו לעסק יתרונות מסחריים משמעותיים. לעתים רבות אמצאה פשוטה היא בעלת חשיבות מסחרית רבה יותר מאשר אמצאה מורכבת אשר קל לעקוף אותה. לא פעם נתקלנו בממציא ישראלי אשר המציא אמצאה כשירה לפטנט, אולם הרגיש שהאמצאה איננה "טכנולוגית" דיה. למרות שלאמצאה היה שווי כלכלי רב, הממציא סירב (בהתחלה) לשתף פעולה, או סירב ששמו יירשם כאחד מממציאי האמצאה. ההתמקדות בסיבוכיות של האמצאה איננה נכונה. במקרים רבים דווקא אמצאות "פשוטות" הן בעלת השווי הגדול ביותר.

מניסיוננו רב השנים בעבודה עם חברות אמריקאיות וישראליות למדנו שממציאים אמריקאים מגישים יותר בקשות פטנט מאשר עמיתיהם הישראלים. במקרים רבים ההבדל נובע מ"הורדת" הרף המקצועי של האמצאות של הממציאים האמריקאיים. לדעתנו, הגישה האמריקאית עדיפה.

מתי להגן?

רצוי להגן על הקניין הרוחני כמה שיותר מהר. רצוי לאסוף, בזמן אמת, תיעוד על גיבוש הקניין הרוחני. אין צורה מחייבת לתיעוד כזה, אולם ככל שהתיעוד יהיה יותר אמין יינתן לו יותר משקל. יש חברות המחלקות לאנשי הפיתוח מחברות מעבדה בהן נרשמים רעיונות ותאריכים. לדעתנו יש מקום לשימוש במחברות מעבדה רק במקרים בהם אנשי הפיתוח מקפידים לרשום בהם את הרעיונות שלהם בצורה מסודרת.

רצוי להגיש פטנט גם לפני הגיבוש הסופי של הרעיון נשוא הפטנט ואפילו לפני שיש אב-טיפוס עובד. די בכך שהרעיון ניתן לתיאור בצורה שניתן ליישמו. מניסיוני, עדיף להגיש בקשת פטנט גם אם הרעיון לא בשל לגמרי, ולהותיר את ההגנה על הרעיון הסופי לבקשת פטנט המשך.

מהו הקניין הרוחני המתאים?

ככלל, פטנטים מגנים על המצאות שיש בהן חידוש וצעד המצאתי. סודות מסחריים מגנים על מידע שיש לו ערך מסחרי הנשמר בסוד, סימני מסחר (רשומים ולא רשומים) מגנים על סימנים האמורים לייחד מוצר או שירות , מדגם מגן על  צורתו של מוצר (ובמדינות רבות גם על עיצובים פחות מוחשיים, כגון גופנים ו"מסכים" המוצגים על ידי תוכנות מחשב), וזכויות יוצרים מגנים על סוג מסוים של יצירות (ובכלל זה תוכנות מחשב).

כאשר ניתן להגן על רעיון ביותר מדרך אחת, עליכם לבחור בדרך המתאימה לכם. למשל, דיני הפטנטים מעניקים הגנה חזקה מזו של סודות המסחר, אולם ההגנה הזו מוגבלת בזמן. נציין, כי "המחיר" שיש לשלם בעת הגשת בקשת פטנט הינו גילוי האמצאה. אם אינכם רוצים לגלות את קיומה של האמצאה, אל תגישו פטנט. אם אתם חושבים שהסוד המסחרי יתגלה במהרה עם שיווק המוצר הכולל את הרעיון, אולי עדיף להגיש בקשת רישום פטנט.

היכן צריך להגן?

פטנט רשום מספק הגנה בטריטוריה מוגדרת.מקובל להגיש בקשת פטנט בשווקים העיקריים של המוצר ו/או היכן שהמתחרה העיקרי ממוקם. השוק הגלובלי יכול לגרום לכך שפטנט במדינה אחת ייתן הגנה דה-פקטו במדינה אחרת – היכן שהמתחרה לא ירצה לשווק גירסאות שונות של מוצר בארצות השונות.שינויים בחקיקה יכולים להשפיע על מיקום הגשת הפטנט. כך למשל, השלכות הברקזיט brexit עדיין לא ידועות במלואן. בריטניה חברה באמנת הפטנטים האירופית הכוללת גם מדינות שאינן חברות באיחוד האירופי ולכן צפוי שניתן יהיה בעתיד ליהנות משירותי הבחינה של משרד הפטנטים האירופאי. עם זאת, העזיבה (אם תושלם) יכולה להטיל צל לגבי האמנה האירופית (שטרם גובשה סופית) בדבר פטנטים כלל-אירופיים ואכיפת פטנטים אלה על ידי מספר מצומצם של בתי משפט כלל-אירופיים.

שינויים תכופים בחקיקה ובפסיקה בארה"ב הביאו לירידה מסוימת באטרקטיביות של רישום בקשות פטנטים בתחומים מסוימים (תוכנה) ולירידה במספר התביעות בבתי המשפט בארה"ב. סין נמצאת בעיצומם של הליכים אגרסיביים להגברת האכיפה של קניין רוחני ולהאצת רישום הפטנטים בסין. כיום סין מהווה יעד אטרקטיבי לרישום פטנטים.

שינויים בטכנולוגיה ובייחוד הסתמכות על מערכות מבוזרות (מערכת מחשוב ענן, אינטרנט של הדברים) מביאה לכך שחלקים שונים של תהליכים יכולים להתבצע על ידי אלמנטים שונים (כגון אפליקציה המותקנת במכשיר סלולרי ושרת הנמצא בענן) אשר יכולים להימצא במקומות גיאוגרפיים שונים. ההחלטה על מיקום רישום פטנט חייבת להתחשב בפיצול זה.

חברות ישראליות נוטות שלא להגיש בקשות פטנט בישראל, אולם רישום בקשות פטנט בישראל יכול לסייע כנגד מתחרים מקומיים ואף להקשות על עובדים לשעבר מלהעתיק (במודע או שלא במודע) קניין רוחני של מעביד לשעבר.
הצעת חוק המדגמים הישראלי החדש נמצאת בהליכי חקיקה ועם קבלתה תוגבר ההגנה על עיצובים לא מוחשיים ותינתן הגנה למדגמים לא רשומים.

===================================================================

בעלות על הקניין הרוחני

חשוב מאוד לבדוק ולוודא שהבעלות על הקניין הרוחני היא אכן שלכם. בחוקי קניין רוחני שונים ישנם הסדרים לגבי העברת זכות הבעלות למעביד בתנאים מסוימים. לדעתנו, אין להסתפק בכך. יש לכלול בחוזי ההעסקה עם עובדים וקבלני משנה התניות העוסקות בבעלות הקניין הרוחני. יש לבחון מסמכי סודיות ומסמכי שיתוף פעולה, כדי לראות שאינכם מעבירים בהיסח הדעת זכויות בעלות בקניין הרוחני שלכם.

במשאים ומתנים מול חברות גדולות וחזקות ובהסכמי שיתוף פעולה יש לקבוע מראש כיצד תתחלק הבעלות במקרה של פיתוח משותף, אילו רישיונות יקבלו הצדדים על הקניין הרוחני הדרוש לשימוש בפיתוח המשותף וכן הלאה. לא תמיד נכון לאחוז בקרנות המזבח ולהתעקש על תניות בעלות אגרסיביות שיכולות להכשיל את המשא ומתן העסקי.

במיזמי סטארטאפ, בייחוד לפני ההתאגדות כחברה, מומלץ לעגן בהסכם מייסדים או בחוזה נפרד את הבעלות על הקניין הרוחני


הכותב הוא עורך פטנטים מוסמך בישראל ובארה"ב. www.i-p.co.il

תגובות