הדרך למסחור פטנטים

הדרך למסחור פטנטים

כיצד קובעים את השווי של הקניין הרוחני בעסקאות מסחור? איך משלמים עבור רישיון שימוש לטכנולוגיה? אילו שיטות קיימות לקביעת שיעור התמלוגים מהמכירות? סקירה קצרה של היבטים עסקיים במימוש והשאת ערך של ידע והמצאות

מאת: זיו שומרוני
טכנולוגיה והייטק פטנטTM

זיו שומרוני (צילום: יח"צ)

חברות מכל תחומי התעשייה – ההייטק, הפרמצבטיקה והמכשור הרפואי, הכימיה, החקלאות, הביוטכנולוגיה הקלינטק ועוד – שותפות למגמה העולמית של הכרה בחשיבותו של הקניין הרוחני בעולם העסקי המודרני, ככלי עסקי אסטרטגי וכמפתח ליצירת ערך ושמירה על יתרון תחרותי. מחקרים מראים שכ- 80% מערך חברות ציבוריות בעולם מיוחס לקניין הרוחני שברשותן.

בסקר שפורסם ע"י משרד המדע והטכנולוגיה עולה, כי ישראל נמצאת במקום גבוה בהכנסות מקניין רוחני כאחוז מסך הוצאות מו"פ במגזר ההשכלה הגבוהה ובמספר חברות ההֶזנק שהוקמו בהשוואה למדינות מתפתחות מובילות כגון ארה"ב, בריטניה ואוסטרליה. יצירת הערך נובעת ממסחורו של הקניין הרוחני ומימושו לכדי מוצרים המניבים הכנסות לחברות הממסחרות ולממציאים.

חוקרים באקדמיה, אנשי מו"פ בתעשייה וממציאים פרטיים משקיעים כישרון, ידע, יזע ודמעות עד לשלב שבו יש בידיהם הוכחת היתכנות (Proof of Concept) של אמצאה חדשנית ופורצת דרך. בשלב זה, נכנסים לתמונה אנשי הפיתוח העסקי, שפועלים לניצול האמצאה כחלק מהאסטרטגיה העסקית של הארגון. בחלק מהמקרים מוגשת בשלב זה בקשה לפטנט.

מימוש והשׂאת ערך של אמצאה שנולדה באקדמיה, או ע"י ממציא פרטי, נעשה בדרך של מסחור הזכויות לחברה עסקית. ניהול מו"מ אפקטיבי למסחור הזכויות מחייב אותנו לקבוע את שווי האמצאה. לעיתים, כשמדובר בטכנולוגיה פורצת דרך, קיים קושי להעריך את שוויה על בסיס השוואה עם ביצועי טכנולוגיות דומות (Benchmark).

קביעת שווי IP

ישנן כמה שיטות מקובלות להערכת שווי IP. חלקן מתאימות יותר לתביעה והתדיינות משפטית בעת הפרת זכויות ב- IP, חלקן שימושיות בעת קביעת התנאים למסחור הטכנולוגיה. תוצאות הערכת השווי הן סובייקטיביות וסביר שכל צד יחזיק בדעה אחרת הנובעת מהערכותיו שלו. בפגישה שתתקיים בחדר המו"מ, יגיעו הצדדים להסכמה על מחירו של ה- IP. הסכמה זו תהפוך למחוייבות של שני הצדדים ותמצא את ביטויה בהסכם משפטי מחייב, שיגדיר את ההתקשרות בין הצדדים בתקופת חיי המוצרים שיפותחו על בסיס הטכנולוגיה. לפיכך, ראוי שהערכת השווי תתבסס על מתודולוגיה מובנת לשני הצדדים, אשר תאפשר ניהול מו"מ רציונלי. אמירות בעלמא בחדר המו"מ כגון: "אנו מאמינים שזה השווי ההוגן של הטכנולוגיה…", יובילו להתדיינות אמוציונלית ולא יעילה.

שווי ה- IP נגזר, בראש ובראשונה, מהיקף הזכויות שאנו מעניקים לצד השני לצורך ניצול הטכנולוגיה. טווח הזכויות עשוי לנוע בין המחאת זכויות מלאה (Assignment), דרך מתן רישיון שימוש License)) ועד הסכם מוגבל להתחייבות בעל הטכנולוגיה שלא לתבוע את הצד השני על הפרת זכויות (Freedom from Suit).

הענקת רישיון שימוש הינה דרך מקובלת והיא מתאפיינת ברמת הבלעדיות שאנו מוכנים להעניק לצד הממסחר: רישיון בלעדי, רישיון מוגבל, או רישיון לא-בלעדי. הגבלת הרישיון תבוצע בדרך של קביעת מגבלות ניצול הטכנולוגיה לתחום פעילות מסוים (Field of Use) או למדינות מסוימות וכמובן שילוב של שתי המגבלות.

גורמים נוספים שיש להם השפעה על שווי ה- IP הם רמת הסיכון של הצד הממסחר וחוזק הפטנט. רמת הסיכון של הצד הממסחר נובעת מאי-הודאות שמלווה טכנולוגיות בראשית דרכן והיא מושפעת משלל גורמים כגון: בשלות טכנולוגית, דרישות רגולטוריות, עלויות ייצור, הצלחת השיווק, תחרות, פטנטים חוסמים וכדומה.

חוזק הפטנט מושפע מכמה גורמים. השאלה המרכזית והראשונה שתישאל היא על מה מגן הפטנט. לדוגמא: פטנט המגן על הרכב החומר מקנה הגנה טובה יותר מפטנט על פורמולציה, על תהליך ייצור או שיטת שימוש.

רישיון שימוש בטכנולוגיה

בעת הענקת רישיון שימוש לטכנולוגיה שלנו, נתייחס לרכיבים מסחריים שונים. להלן כמה דוגמאות:

תשלום מראש (Upfront Payment/License Fee) – גובה התשלום מראש ייקבע לפי בשלות הטכנולוגיה, מרחק המוצרים מהשוק, גובה ההשקעה שבוצעה במו"פ וכיוצ"ב.

תשלומים לפי אבני דרך (Milestone payments) – תשלומים אלה משקפים את עליית ערכה של הטכנולוגיה ככל שהפיתוח מתקדם ועובר את אבני הדרך ההכרחיות לתחילת מסחור. סוג זה של תשלומים מקובל מאוד בטכנולוגיות מתחום מדעי החיים, שבהם יש מסלול רגולטורי מוגדר והכרחי לצורך קבלת אישור לתחילת המכירות, כגון מבדקים פרה-קליניים וטוקסיקולוגים בבעלי חיים, ניסויים קליניים בבני אדם: להערכת בטיחות (שלב 1), להערכת יעילות (שלב 2), ניסויים באוכלוסיית המטרה (שלב 3) וכדומה. אבני דרך אחרות העשויות לשמש לצורך קבלת תשלומים כאלה הן תחנות במסלול קבלת אישור הפטנט. ניתן גם לקבוע אבני דרך הקשורים למסחור המוצר כגון השגת יעדי מכירות שנתיים.

החזר עלויות תיק הפטנטים – עם חתימת הסכם הרישיון, הצד הממסחר יפעל לנצל את הטכנולוגיה בהתאם לתוכנית עסקית שתוצג לאישור הבעלים של הטכנולוגיה. הצד הממסחר ישיק את המוצרים בשווקים בעלי פוטנציאל למכירות. תיק הפטנטים אמור לתת הגנה בשווקים אלה. מקובל שהצד הממסחר לוקח על עצמו את התשלומים השוטפים הקשורים בתחזוקת תיק הפטנטים. במקרים מסויימים, כגון בהסכמי רישיון שמעניקות חברות המסחור באקדמיה (TTC), מחזיר בעל הרישיון את כל עלויות רישום הפטנט ולא רק את עלויות התחזוקה.

תמלוגי מינימום שנתיים – מדובר בסכומים שנתיים שנקבעים מראש ומשולמים גם במקרה שהמכירות המסחריות עדיין לא החלו. מקובל לקזז את תמלוגי המינימום מהתמלוגים מהמכירות של אותה שנה במידה והתקבלו כאלה. תשלומים אלה מהווים מנגנון המונע את הקפאת מכירות המוצר שלנו (Anti Shelving) בין אם החברה הממסחרת לא הצליחה או שאינה מעוניינת למכור את המוצר. אי-עמידה בתמלוגי המינימום עלולה לגרום להפסקת ההסכם ולהחזרת הרישיון לבעל הטכנולוגיה. נהוג שתמלוגים אלה מתחילים בשיעור נמוך של כ- 10% מהתמלוגים הצפויים. שיעור זה הולך ועולה במהלך שנות ההסכם. בדרך כלל ייקבע שתמלוגי מינימום יתחילו להיות משולמים בשנה שבה מתוכננת השקת המוצר.

תשלומים מרישוי משנה (Sublicense Fee) – בהסכמים בלעדיים נהוג לתת לחברה הממסחרת אישור להעניק רישיונות משנה לצדדים שלישיים. בעל הטכנולוגיה זכאי לקבל חלק מההכנסות שייווצרו לבעל הרישיון כתוצאה מהענקת רישיונות משנה אלה.

תמלוגים ממכירות – תמלוגים המשולמים מהמכירות שבוצעו בפועל ע"י החברה הממסחרת. מקובל לקבוע תמלוגים רבעוניים. מחקרים שונים מראים שעיקר ההכנסות של בעל הטכנולוגיה במהלך חיי הסכם הרישיון צפויים להגיע כתמלוגים מהמכירות ולפיכך יש לסעיף זה חשיבות רבה. יש לקבוע בהסכם שלושה מרכיבים חשובים שצריכים להיות מנוסחים באופן ברור:

• הבסיס לתשלום התמלוגים. כלומר, אילו מוצרים/טכנולוגיה כלולים ברישיון ואשר כל מכירה מהם מחוייבת בתשלום תמלוגים ("מכירות ברוטו")

• איזה סוג של הוצאות מותר לצד הממסחר לקזז מ"המכירות ברוטו" ומכאן יוגדר המונח "מכירות נטו".

• שיעור התמלוגים באחוזים מ"מכירות נטו".

• עיקרון ה- 25% – קיימות שיטות שונות לקביעת שיעור התמלוגים מהמכירות. במידה ואתם אובדי עצות בעניין זה, תוכלו להשתמש בעיקרון שנוסח ע"י רוברט גולדשיידר ואשר גם קרוי על שמו, לפיו בעל האמצאה יקבל מבעל הרישיון 25% מהרווחים לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות EBITDA)) הנובעים מהשימוש באמצאה. מחקרים מהשנים האחרונות, שבדקו את שיעורי התמלוגים שנקבעו בהסכמי רישיון שימוש בתעשיות המסורתיות, מצאו שהעיקרון עדיין תקף. "עיקרון ה 25%" יכול לשמש כנקודת פתיחה במו"מ. יש לזכור שמדובר בכלל אצבע בלבד.


הכותב כיהן כסמנכ"ל בחברת יישום, חברת מסחור הטכנולוגיות של האוניברסיטה העברית בירושלים. כיום משמש כמנהל פיתוח עסקי בחברת בוטנוקאפ וכיועץ עצמאי בישראל ובחו"ל. יזם וריכז את הקורס לפיתוח עסקי של קניין רוחני במסגרת האוניברסיטה הפתוחה

תגובות